미국 진출기업이 주목해야 하는 미국 대법원의 최신 상표 및 저작권 판례 동향

김윤정 KOTRA LA 무역관 ID Desk 대표변호사 

2023년에는 여러 건의 주목해야 하는 미국 대법원의 판례가 많이 나왔다. 이 중 저작권과 상표권의 경우, 한국은 물론 전 세계가 익숙하게 아는 소송 당사자들의 사건이라 더욱 눈길이 간다. 첫 번째는 세계적인 예술계 거장 앤디 워홀의 저작권 판결이며, 두 번째는 전 세계 애주가들의 사랑을 받는 잭다니엘사의 상표 판결이다.

 ^​

앤디 워홀 통한 예술 작품 이용에서 기업이 주의해야 할 점

먼저 앤디 워홀의 저작권 판례에 대해 짚어보자. 특별히 예술계에 관심이 있지 않더라도 앤디 워홀의 이름과 워홀의 작품은 한국과 미국뿐만 아니라 전 세계가 익히 알고 있다. 이러한 앤디 워홀워홀시각예술재단이 사진작가 린 골드스미스에게 소송을 당하는 일이 발생했다.

본 사건의 발단은 1981년으로 거슬러 올라간다. 1981년 사진작가 골드스미스는 뉴스위크 매거진의 의뢰를 받아 당시 떠오르던 프린스 로저스의 사진을 찍었고, 뉴스위크는 골드스미스의 사진을 기사로 게재했다. 이후 골드스미스는 자신의 프린스 사진 중 하나를 Vanity Fair 매거진에서 1회만 사용할 수 있도록 400불에 제한적 라이선스를 부여했다. Vanity Fair는 워홀을 고용하여 본 사진을 사용한 일러스트를 제작하도록 했고 워홀이 만든 프린스의 보라색 실크스크린 초상화는 Vanity Fair에 기사와 함께 실렸다.

프린스가 사망한 뒤, 2016년 Condé Nast 매거진(Vanity Fair의 모회사)은 프린스를 기념하는 잡지 발간을 기획하며 표지로 앤디 워홀의 프린스 이미지를 사용하기 위해 앤디워홀시각예술재단으로부터 $10,000에 오렌지 프린스 이미지를 라이선스했다.

오렌지 프린스는 워홀이 골드스미스의 사진으로 만든 프린스 시리즈 16개 작품 중 하나며, 프린스의 주황색 실크 스크린 초상화다. 골드스미스는 2016년 해당 잡지를 보기 전까지 워홀의 프린스 시리즈를 알지 못했고, 잡지를 본 후 워홀시각예술재단에 저작권 침해를 통보했다. 워홀은 연방 지방법원에 골드스미스를 상대로 확인판결의 소를 제기하며 공정사용을 주장했다.

최초 지방법원은 워홀 재단이 라이선스를 하여 수익을 내긴 했으나, 해당 수익을 재단 프로그램을 운영하는 데 사용했으므로 온전히 상업적이라 볼 수 없고, 몸통을 제거한 후 얼굴과 목선을 내세웠으므로 변형적 작품이며, 사진 전체의 일부만 사용되었다고 판단했다.

또한, 워홀과 골드스미스의 시장에는 차이가 있어 잠재적인 시장 가치에 해를 끼치지 않았다고 판단했다. 지법은 해당 작품은 ‘워홀’ 그 자체로 인식된다며 워홀 작품의 예술적 가치와 독특성을 크게 인정, 워홀의 손을 들어주었다.

이후 항소법원은 지법의 판단을 강하게 비판하며 프린스 시리즈는 골드스미스의 사진에서 파생된 것이 분명하고, 기존 사진에서 크게 추가하거나 변경하고 있지 않아 변형 저작물로 볼 수 없다고 말했다. 또한, 사진의 일부분은 삭제했으나 주요 부분을 사용하여 해당 부분이 전체 저작물의 본질이라고 주장했다.

지법이 말한 프린스 시리즈가 워홀로 인식되므로 혁신적이라는 지법의 주장에 대해서 해당 논리를 적용할 경우 필연적으로 유명인의 표절 특권이 생겨날 것이며, 유명한 예술가의 스타일이 더 뚜렷해질수록 해당 예술가는 타인의 창의적 노동을 훔칠 여지가 더 커지는 것이라며 지방 법원의 의견을 강하게 비판하면서 골드 스미스의 손을 들어주었다. 이후 대법원에서도 항소법원과 입장을 같이하며 골드스미스가 최종적으로 승소한 바 있다.

본 판례를 통해 우리 기업들은 다음 사항들을 주의해야 하겠다. 첫째, 원저작물과 차용 저작물 간의 전달하는 메시지가 상이하더라도 상업적인 사용과 목적의 판단이 선행되어야 하며, 저작물의 사용이 상업적 목적이 되는지에 대한 사용목적과 특성이 고려되어야 한다. 둘째, 원저작물과 차용 저작물 간의 새롭고 독창적인 내용이 확연하여 변형 저작물로 인정될 수 있는지의 확인이 필요하다. 셋째, 앞에서 살펴본 것처럼 법원의 판단에 부합할 수 있는 공정사용 요소를 고려하며 타인의 저작물 차용에 주의를 기울여야 할 것이다.

 
기업 브랜드 이미지 차용에서 기업이 주의해야 할 점

두 번째 사건은 우리에게 익숙한 유명 위스키 브랜드인 잭다니엘사의 대법원 판례다. 본 사건은 2013년 VIP사가 잭다니엘 특유의 네모난 위스키병과 문구를 모방하여 배드스페니엘이라는 강아지 장난감을 만들면서 시작되었다. 기존 잭다니엘에 있는 잭다니엘 문구를 배드스패니얼스, 올드 넘버 2 당신의 테네시 카펫 위에, 개똥 43% 100% 냄새로 고쳤다.

이를 발견한 잭다니엘은 VIP사에 판매 중지를 요구했고, VIP사는 애리조나 지방법원에 먼저 확인 판결의 소를 제기했다. 뒤이어 잭다니엘은 상표 침해 및 자신의 상표를 부정적인 것과 연관시켜 상표를 훼손시키는 상표 희석 행위를 근거로 맞소송을 제기하게 된다.

VIP는 잭다니엘 상표 사용이 수정 헌법 1조의 보호를 받고 로저스 테스트의 적용을 받으므로 상표 침해가 아니라고 주장하면서 상표 희석에 대해서도 자신들은 잭다니엘을 패러디한 것이므로 비상업적 사용의 예외 공정사용을 이야기했다. Rogers v. Grimaldi 판례에서 비롯된 본 로저스 테스트는 제3자의 상표 사용이 로저스 테스트에 따라 ‘표현의 작품(Expressive work)’이라고 판단될 경우, 해당 상표 사용은 미연방 상표법(Lanham Act)에 위반되지 않게 된다.

그러나 지방법원은 VIP의 주장을 인정하지 않았다. 지법은 VIP가 잭다니엘의 특징을 살려 자신들의 상표로 사용을 한 바, 상표로서 타인의 상표를 사용하는 경우 로저스 테스트가 적용되지 않는다고 말했다. 또한, 지법은 소비자는 배드 스패니얼스 장난감 출처에 혼동을 가져올 뿐만 아니라 본 장난감은 개 배설물을 연관시키고 있어 잭다니엘의 명성에 부정적인 영향을 가져올 것이라 말하면서 잭다니엘의 손을 들었다. 이후 항소심은 VIP의 사용이 수정헌법 1조에 해당하고 로저스 테스트를 받아야 한다며 VIP의 손을 들어주며 1심의 판단을 뒤집었다.

최종적으로 대법원으로 간 본 건은 상표 사용에 어떠한 표현적 목적이나 메시지 전달이 있어도 상표가 주로 출처의 식별로 사용되는 경우 로저스 테스트가 적용될 수 없음을 명확히 하며, 단순히 패러디했다는 사실만으로 비상업적 사용 예외를 적용받아 책임을 면할 수 없다고 판단했다.

본 판례를 통해 우리 기업들은 다음 사항들을 주의해야 하겠다. 첫째, 패러디, 유머러스한 방법, 예술적 표현이라도 해당 사용이 상표로서 상업적 용도로 사용되었다면 공정사용에 적용될 수 없다. 둘째, 타인의 상표를 사용하게 되는 경우가 있다면 반드시 법률 전문가와 상의하여 우리 기업의 사용이 상표권 침해에 해당할 수 있는지, 비상업적 예외, 공정사용이 되어 침해를 벗어날 수 있는지 등에 대해 사용 전 확실한 확인이 필요하다.

이렇게 유명한 두 당사자가 포함된 2023년 대법원 판례를 함께 알아보며, 우리 기업이 본 판례를 통해 주의해야 하는 사항들을 알아보았다. 해당 대법원 판결을 통한 우리 기업의 주의 사항을 숙지하고, 업무에 미리 적용하므로 향후 우리 기업에 불필요한 분쟁이 일어나지 않도록 적극 주의해야 하겠다.

출처 : K글로벌타임스(http://www.kglobaltimes.com)